Potencjalne skutki naruszenia patentu SEP

Powyższa okoliczność stanowi bezpośrednie źródło ryzyka po stronie podmiotu z branży tech korzystającego ze standaryzowanej technologii w postaci (1) hold-up, to jest ryzyka zablokowania możliwości korzystania z technologii w wyniku przedłożenia nadmiernych wymogów podmiotom zainteresowanym licencją na patent niezbędny do spełnienia normy; (2) ryzyka zablokowania możliwości korzystania z technologii przez podmiot, który do tej pory nie wykazał, iż należący do  niego patent obejmuje standaryzowaną technologię; (3) ryzyka finansowego w postaci konieczności uiszczania opłat licencyjnych na rzecz właścicieli wykorzystywanych przez przedsiębiorców z branży tech standaryzowanych technologii, co negatywnie wpływa na wyniki prowadzonej działalności oraz zmniejsza zyski.

Przychody z udzielania licencji na korzystanie z patentów niezbędnych do spełnienia normy mają istotne znaczenie dla podmiotów, które współuczestniczyły w kształtowaniu tych norm. Zyski z tytułu opłat licencyjnych za patenty konieczne do spełnienia norm 2G, 3G oraz 4G szacuje się na 18 miliardów euro rocznie^[1].

Wysokość opłat licencyjnych obliczanych według zasady FRAND

Z publicznie dostępnych danych statystycznych, tj. podsumowań wysokości stawek przyjmowanych dla licencjonowania standardów 2G, 3G i 4G objętych patentami koniecznymi do spełnienia normy, wynika iż opłata licencyjna w przeliczeniu na jeden SEP wynosi około kilka eurocentów, przy czym wysokość ostatecznie uiszczanej uprawnionemu opłaty jest uzależniona od liczby realnie wykorzystywanych SEPów. Niemniej, przewiduje się, iż opisywane tendencje będą zmieniać się na korzyść właścicieli patentów koniecznych do spełnienia  normy.

W szczególności, sposób określania powyższych stawek staje się irrelewantny w obliczu nowych technologii, których wdrożenie zakłada wykorzystanie patentów koniecznych do spełnienia normy, takich jak chociażby technologia 5G. Dla porównania, w ostatnim czasie przedsiębiorstwa określane mianem ‘big tech’ takie jak Ericsson, Nokia oraz Qualcomm wskazały na szacunkową wysokość opłat licencyjnych FRAND, jaką mają zamiar pobierać w przypadku technologii 5G – dla patentów Ericssona mają one wynosić do $5 per urządzenie[2], dla Nokii około 3 EUR per urządzenie[3], a dla patentów Qualcomm – $16.25 per urządzenie[4].

Roszczenia uprawnionego z patentu

Poza ryzykiem finansowym wiążącym się z potencjalnym obciążeniem podmiotów wykorzystujących technologie objęte tzw. SEPami, nie można zapominać o niekorzystnych dla tych podmiotów technikach negocjacyjnych stosowanych przez właścicieli w/w patentów koniecznych do spełnienia normy. Do najdotkliwszych i ciągnących za sobą najistotniejsze konsekwencje dla działalności podmiotów w branży tech zalicza się działania takie jak forsowanie zawarcia umów o zachowaniu poufności (ang. Non-Disclosure Agreements, NDA), tak zwane „wiązanie” ze sobą patentów koniecznych do spełnienia normy (ang. bundling) wymuszające na potencjalnym licencjobiorcy opłacanie większej ilości patentów, niż rzeczywiście przez niego wykorzystywane, a także interpretowanie zachowań oraz działań przez niego podejmowanych jako działanie w złej wierze tudzież stanowiące odmowę podjęcia rozmów i/lub dalszych negocjacji na zasadach FRAND.

Bez względu na powyższe, za najgroźniejsze spośród roszczeń przysługujących właścicielom SEP uważane jest roszczenie o zaniechanie, które – w przypadku jego realizacji – może doprowadzić do całkowitego uniemożliwienia korzystania z produktów wykorzystujących opatentowaną technologię przez podmiot prowadzący działalność w tym obszarze. Powyższe może zostać zrealizowane poprzez uzyskanie przez właścicieli SEPów zabezpieczenia roszczeń w postaci zakazania korzystania z chronionego wynalazku na czas postępowania, bez prowadzenia pełnego postępowania dowodowego, co w przypadku produktów bądź usług oferowanych na rynku tech może znacznie zaszkodzić każdej firmie wykorzystującej innowacyjne rozwiązania, głównie z uwagi na ich szybką dezaktualizację czy konkurencyjny charakter.

Stanowisko sądów w sprawach dotyczących SEP

Na chwilę obecną polskie sądy nie rozstrzygały jeszcze w ani jednej sprawie dotyczącej patentów koniecznych do spełnienia normy (SEP), ani dochowania zasad FRAND w negocjacjach pomiędzy stronami. Niemniej, analiza korespondujących tematycznie wyroków wydawanych w innych państwach[5] jednoznacznie pozwala zaobserwować przewagę uprawnionych z patentów koniecznych do spełnienia normy nad podmiotami wykorzystującymi opatentowane technologie będące przedmiotem standardów oraz dominujące znaczenie przestrzegania zasady FRAND od momentu podjęcia rozmów, aż po obliczanie wysokości opłat licencyjnych dla SEP oraz podpisanie umowy licencyjnej.

Rekomendowane działania minimalizujące ryzyko

Wszelkie prawne oraz biznesowe działania prewencyjne podmiotów z branży tech mogących podejrzewać, iż implementują one technologie objęte standardami, powinny zostać poprzedzone szczegółową analizą znaczenia patentów koniecznych do spełnienia normy w kontekście prowadzonej działalności oraz przede wszystkim praktycznego wymiaru zasady FRAND jako wyznacznika postępowania zgodnego ze standardami. Będzie mieć ona szczególne znaczenie już na etapie planowania dalszych działań po otrzymaniu zawiadomienia od uprawnionego z SEP o wykorzystywaniu patentu koniecznego do spełnienia normy z propozycją podjęcia negocjacji kwestii licencyjnych i opłat.

Powyższe zagadnienie dotyczące stosowania zasady FRAND oraz jej znaczenia dla negocjacji z uprawnionym z patentów koniecznych do spełnienia normy poruszone zostanie jednak w kolejnym artykule z cyklu „Znaczenie patentów koniecznych do spełnienia normy (SEP) dla podmiotów z branży tech”.

[1] Oprac. zbior. Komisji Europejskiej, Komunikat Komisji…, dz. cyt., https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= COM:2017:0712:FIN:PL:PDF (data dostępu: 29.12.2018), s. 2.

[2] https://www.fiercewireless.com/5g/qualcomm-to-charge-up-to-16-25-royalties-for-every-5g-phone-more-than-ericsson-s-5-phone

[3] https://www.nokia.com/about-us/news/releases/2018/08/21/nokia-licensing-rate-expectations-for-5gnr-mobile-phones/

[4] https://www.fiercewireless.com/5g/qualcomm-to-charge-up-to-16-25-royalties-for-every-5g-phone-more-than-ericsson-s-5-phone

[5] W szczególności należy tu wskazać na wyroki sądów amerykańskich, niemieckich oraz brytyjskich, które przodują pod względem ilości spraw dotyczących patentów koniecznych do spełnienia normy oraz prowadzenia negocjacji i obliczania opłat licencyjnych SEP z dochowaniem zasad licencjonowania FRAND.